uHBPvXR3O90

Марк Белобородов, корпоративный юрист, специалист по патентному праву

Расскажите немного о себе. С какими компаниями Вы работали, и где Вы работаете сейчас?

Я занимаюсь патентным правом более 15 лет.  В прошлом работал в крупных юридических фирмах в Бостоне, представляя интересы как стартапов, так и зрелых технологических компаний.  В настоящее время я ведущий юрист-патентовед в крупной международной корпорации, это один из мировых лидеров по разработке и внедрению инновационных технологий.  Кроме этого, я оказываю консультационные услуги двум юридическим фирмам из Нью-Йорка и Силиконовой Долины по вопросам стратегии и защиты интеллектуальной собственности для их клиентов.

Как обстоит ситуация с защитой интеллектуальной собственности в России и Украине, по сравнению с Америкой?

Одни из главных факторов, влияющих на объем патентирования в той или иной стране — это масштаб капиталовложений в развитие и коммерческое внедрение высоких технологий и размер рынка.  Не секрет, что Россия и Украина значительно отстают в этом от США и Евросоюза.   Кроме того, достаточно очевидно, что смысл патентирования в какой-либо стране зависит от степени развития ее юридической и судебной систем в целом, потому что патент работает только тогда, когда с его помощью можно исключить конкурентов.  Его конечная ценность для правообладетеля и инвесторов зависит от этой возможности. Если в России и Украине прозрачные судебные разбирательства затруднительны и не всегда приносят справедливый результат в рамках закона, то толку от патента в такой среде мало.

Поэтому не удивительно, что количество патентных заявок, поданных в патентное бюро США, значительно превышает этот же показатель в России и Украине.  По данным Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (“WIPO”), в 2010-2011 годах в патентное бюро США было подано около миллиона новых заявок изобретателями из разных стран мира.   За этот же период в Роспатент было подано 84,000 заявок, и всего около 10,500 — в Укрпатент. Следует также заметить, что из миллиона заявок, поданных в США в 2010-2011, 1300 было подано из России и около 150 из Украины.

Предприниматели часто спрашивают, можно ли защитить патент сначала в Украине или России, а потом еще раз защитить его на весь мир?

Да,  если мы правильно определим понятие «защитить». Оформить выдачу патента в одной стране, а потом подать заявку заново в другой – невозможно. Тут нужно будет выбирать. Один из возможных механизмов патентной защиты в нескольких странах – это “первичная»подача в стране по месту проживания, например Украина или Россия. При этом патентную заявку можно составить на русском или украинском языке, но максимально правильно и полно в соответствии с международными нормами. А потом, в течение года, пока заявка рассматривается, до выдачи патента, подать эту же заявку, желательно уже на английском языке, в интересующие заявителя страны или через международную систему PCT (международной первичной экспертизы), с установленной датой приоритета от первичной заявки.

Именно в течение года?

Да, именно в течение года, но не добавляя новых идей по существу в описание изобретения.  Необходимо заметить, что «преждевременное» публичное разглашение изобретения до подачи патентной заявки, или коммерческое предложение о продаже товара или услуги на базе изобретения делает его патентную защиту в дальнейшем юридически невозможной в большинстве стран мира.  Так что подобная первичная подача заявки и отсрочка на год позволяет изобретателю убедиться в целесообразности дальнейшей разработки и внедрения изобретения и заняться поиском партнеров и инвесторов.

 

Есть такая пословица в Америке:  «Тот, кто защищает себя сам, имеет глупого адвоката»

 

Предприниматель может заниматься этим сам или ему все-таки нужна помощь юриста?

Требования работы через юристов — нет.  Изобретатель-заявитель имеет полное право взаимодействовать с патентным офисом любой страны напрямую: готовить патентные документы, общаться с экспертами, готовить ответы на экспертизу и так далее. Но это нецелесообразно по ряду причин. Есть такая пословица в Америке:  «Тот, кто защищает себя сам, имеет глупого адвоката». В этой ситуации есть огромное количество подводных камней, которые нередко и довольно скоро “всплывают”.

Важно помнить, что помимо экспертов патентного бюро во время процедуры экспертизы до выдачи патента, «целевая аудитория» патентного документа на многие годы вперед потенциально включает инвесторов, партнеров, конкурентов, поставщиков, потенциальных нарушителей ваших патентных прав и, в конце концов, судей и присяжных.  Чтобы патент «сработал», как задумано, он должен быть составлен максимально полно, грамотно и понятно, как юридически, так и «лингвистически».

Когда я начинал свою практику много лет назад, у меня было заблуждение, что патентное право – это довольно скучная область. Я не совсем понимал, зачем им вообще заниматься. Тем более, по идее, изобретатель должен быть сам в состоянии сделать бОльшую часть работы. Любой ученый или инженер должен уметь описать свое изобретение досконально, какой тут вообще может быть юридический компонент?  Оказалось, что это неправда. Патентное право — это очень интересная сфера, и адвокат может помочь клиенту с самой неожиданной стороны.  Очень часто  адвокат-патентовед может помочь понять, что же на самом деле было изобретено. Иногда клиент слишком сильно фокусируется на объекте внедрения, хотя на самом деле, изобретение может иметь гораздо более широкое применение, более интересную и ценную концепцию. И грамотный адвокат сможет это определить и помочь защитить от копирования, тем самым создав ценный актив для клиента.

 

Любой ученый или инженер должен уметь описать свое изобретение досконально, какой тут вообще может быть юридический компонент?  Оказалось, что это неправда. 

 

Какие патенты считаются конкурирующими? Допустим, есть условный велосипед. Кто-то запатентовал колесо. Считается ли, что велосипед — это уже конкурирующий патент?

Если я правильно понял вопрос, безусловно — информация о существовании велосипеда релевантна для патентной заявки на колесо.  Насколько эта информация затрудняет патентную защиту, зависит от того, насколько грамотно составлена формула изобретения колеса, и насколько само изобретение принимает во внимание уровень техники. Допустим, ваше изобретение – «колесо для самодвижущегося объекта, в котором, в силу требований к весу, существуют спицы и обод». И вы не догадываетесь, что велосипед такое колесо уже имеет. Эксперт патентного бюро вам предоставит информацию о существующих велосипедах,  и это станет неприятной неожиданностью. Велосипед, в данном случае, — показатель уровня техники, которая, в широком смысле, закрывает ваше изобретение.  Однако, если вы изобрели, например, сверхлегкие спицы или сверхнадежный способ крепления их к ободу, то велосипедные колеса вас не беспокоят. Вы в курсе того, что вы не первый изобрели колесо. Для патентирования вашего изобретения не является проблемой даже факт существования колеса со спицами, потому что ваше изобретение фокусируется на еще более тонких аспектах этого устройства.

Но есть нюанс: патент дает право только исключать, но не внедрять самому.  Т.е. ваш патент на усовершенствованное велосипедное колесо не даст вам никакого права его производить и продавать, если у конкурентов есть патент на велосипед с колесом на спицах. С другой стороны, им будет очень интересно, чтобы их велосипеды имели ваши колеса. Поэтому, в результате, получается обмен патентными правами, так называемый cross-license. Это нормальный ход для развития новых технологии и доступа к ним малым и большим компаниям.

То есть, передача прав на патент — это достаточно распространенная практика?

Безусловно. Патент, как и любой другой вид собственности, после его получения, можно продавать, перепродавать, использовать как залог при получении ипотеки, поиске финансирования, обмене правами и так далее.

При передаче патента сохраняется имя изобретателя?

Имя изобретателя или изобретателей сохраняется и указывается в опубликованной патентной заявке и выданном патенте.  Более того, в США право получение патента на «изобретения и открытия» гарантировано Конституцией, и потому патентные заявки всегда подаются от имени изобретателя, который имеет ряд обязанностей и функций перед патентным бюро США по мере прохождения экспертизы.

Однако, имя изобретателя, указанное на титульной странице патента, не означает, что он же непременно обладает правами на патент.  Например, изобретатели, работающие на компанию, как правило, обязаны передать права на патент своему работодателю, согласно договору о найме.

Замечу, что договоры о передаче прав на американские патенты регистрируются в патентном бюро США, и информация о правообладателе любого патента публично доступна в базе данных патентного бюро.

 

Крупные юридические фирмы в Америке, как правило, берут $10 000 и более за поиск и написание заявки и еще столько же за дальнейшее сопровождение и экспертизу.

 

Перед подачей первичной заявки необходимо исследовать конкурентную среду. Сколько времени занимает поиск конкурирующих патентов, и кто этим занимается?

Думаю, Вы имеете в виду поиск, направленный на определение уровня техники, а не патентных прав конкурентов, которые, возможно, нарушат внедрение изобретения.  Подобный поиск, на определение возможности патентной защиты, можно сделать с сегодня на завтра, можно сделать за 2 недели, а можно и за 2 месяца — как и любой другой поиск информации. Чем больше времени, и чем грамотнее составлена задача и рамки поиска, тем точнее результат.

Поиск проводится, обычно, патентным юристом или, чаще всего, патентным агентом в сотрудничестве с юристом. Также, существуют специализированные агентства, где работают бывшие ученые и инженеры,  обученные поиску и анализу патентных документов.  Поскольку на сегодня львиная доля мировой технической и патентной информации доступна публично в электронном виде,  осуществить сам поиск  технически достаточно просто.  Сложность в правильном составлении задачи и искусстве поисковика.  И я не оговорился, это действительно искусство — иногда приходится искать то, что трудно описать словами. К сожалению, никакой поиск не бывает на 100% эффективным. Гарантии быть не может. В процессе последующей экспертизы патентное бюро может дать отказ на основании статей, патентов, или другой публично доступной информации, которую вы не нашли в процессе поиска.

Какова средняя стоимость таких услуг?

Крупные юридические фирмы в Америке, как правило, берут $10 000 и более за поиск и написание заявки и еще столько же за дальнейшее сопровождение и экспертизу.  Малые и средние фирмы иногда берут меньше.  Но стоимость подобных услуг зависит не только от размера фирмы, но также от сложности технологии, стадии развития изобретения и готовности изобретателя тесно сотрудничать с поверенным, а именно, предоставлять информацию, помогать в написании патентной заявки и прочее.

Достаточно высокая стоимость. Недавно один из  украинских предпринимателей подал патентную заявку в США всего за 125 долларов. Для этого ему понадобилось лишь один раз съездить в Долину и подписать необходимые документы.

Я уверен, что он сам проделал немалую работу при подготовке этой заявки.   Более того,  подать первичную заявку в электронном виде и подписать документы можно и не покидая Украину.

Если он грамотно и полно описал в приоретной заявке свое изобретение и не написал того, что сможет потом ему навредить, то честь и хвала этому предпринимателю. Как я уже говорил ранее, требования работать через юриста – нет, но он пока только начал процесс патентной защиты. Спустя год ему нужно будет подавать полномасштабную заявку, составлять форму изобретения и проходить экспертизу в патентном бюро. Там особенный язык, так что могут быть возражения, которые он не предвидел. Кроме того, оплата пошлины за подачу полной заявки будет гораздо выше, и ему придется общаться с экспертами патентного бюро. Могу только пожелать ему успехов.

Какой размер пошлины?

В 2014 году госпошлина на подачу первичной «предварительной» заявки в патентное бюро США для малых компаний составит всего $130, на $10 меньше, чем в этом.  Госпошлина на полную заявку останется $800.

 

В США права на торговый знак определяются использованием, а не регистрацией.

 

Многих предпринимателей волнует вопрос торговых марок. Допустим, создается компания в России со своим логотипом, брендом и корпоративным стилем. Конечно же, она в этот момент не распространяет свою торговую марку на весь мир. В какой-то момент она хочет заходить на американский рынок. Оказывается, что такая торговая марка там уже есть, но работает в другой сфере. Другой сценарий: запускается аналогичная конкурирующая компания в тот момент, когда узнает о планах российской компании. Как справиться с такой проблемой?

По первому сценарию: непонятно, что имеется в виду, когда говорится, что российская компания «распространяет свою торговую марку на весь мир».  Юридически это можно осуществить только подачей единой заявки на регистрацию в различных странах мира, согласно Мадридского протокола, на основании первоначальной регистрации в России.  При этом, обычно, проводится поиск по базам данных, и наличие идентичных марок, ранее зарегистрированных в других странах, не должно быть сюрпризом для российской компании.

В любом случае, важно принять во внимание, что в США права на торговый знак определяются использованием, а не регистрацией. То есть, заявка на регистрацию может быть принята и рассмотрена на основании намерения использования в коммерции.  Но даже после положительного исхода рассмотрения заявки, регистрация не вступит в силу, пока марка не используется [в России и Украине данного ограничения нет – прим. ред.]

В обоих сценариях в Вашем вопросе у российской компании есть торговая марка в России, и российская компания собирается экспортировать товары под этой маркой в США, а также зарегистрировать там эту марку.  Если такая же или схожая марка уже зарегистрирована и используется в США, то российской компании в регистрации откажут.  Если марка используется американской компанией, но в связи с другими товарами или в более узкой сфере, чем у российской компании, то есть возможность договориться о сосуществовании после переговоров.

То есть, нужно либо судиться, либо выкупать местную торговую марку?

Выкупать. Если это возможно. Судиться мало оснований, потому что факт регистрации, и даже использования за рубежом, никак не поможет российской компании в этом разбирательстве на территории США.

Как тогда объяснить, что когда Google приходил в Украину, киберсквоттеры захватили ряд доменов, схожих с google.com.ua, а Google начал с ними судиться?

Домен — это другое дело. Тут тоже участвуют торговые марки, но это немного другая ситуация, поскольку это международная техническая регистрация для возможности передачи данных по сети. В этой сфере работают другие законы. И в таких случаях можно судиться.

С какими трудностями, обычно, сталкиваются стартапы с точки зрения юридического сопровождения?

Самые популярные ошибки — это полное пренебрежение какой-либо стратегией по вопросам интеллектуальной собственности и преждевременное публичное разглашение ключевых изобретений. Не каждой компании необходимы патенты, и не каждая технология выигрывает от того, что она защищена патентом. Но любой стартап может только выиграть от того, что эти вопросы были изучены на раннем этапе, и не все «ошибки начинающих» можно исправить позднее с помощью юристов.  Важно знать, и для руководства компании, и для ее партнеров, и инвесторов, насколько чисто патентное поле, насколько защищаемы технологии компании на сегодня и в будущем, могут ли конкуренты остановить компанию, если технология будет воплощена, насколько много патентов уже издается в этой области, и как это может повлиять на дальнейший рост компании и развитие ее технологий и так далее.

Если говорить о том, что именно нужно патентовать, то часто возникает вопрос: «Что же у нас есть?» Не всегда изобретение можно идентифицировать с легкостью, абстрагируясь от сиюминутных решений и разработок, дабы определить, что же все-таки сделано нового.

 

Патент — это не награда за гениальность, не похвальная грамота от государства за новаторское решение.  Патент — это только инструмент ведения бизнеса. 

 

Вы сказали, что не каждую технологию нужно патентовать. Почему?

Патент — это не награда за гениальность, не похвальная грамота от государства за новаторское решение.  Патент — это только инструмент ведения бизнеса.  И если стратегия компании от патентирования выигрывает, то патентовать можно и нужно.  Ну, а если нет — то нет.  Целью патентирования может быть:  исключение конкурентов из определенного рыночного сегмента, создание ценных активов для инвестиций, возможности обмена патентными правами в случае конфликтов с конкурентами или совместных разработок с партнерами.

Например, изобретение не всегда имеет прямое отношения к деятельности компании или ее конкурентов. Если инновация существует, но имеет только периферийное отношение к реализации бизнес-задач, то просто не нужно вкладывать в это время и деньги.  В качестве другого примера, если деятельность компании базируется на секретных алгоритмах, которые сложно вычислить, то патентировать таковые решения, зачастую, нецелесообразно, так как публикация патентной заявки приведет к ознакомлению всего мира с ключевой технической информацией компании.  Или же, иногда, изобретение заключается в том, что в процессе производства вы решили какую-то задачу нетривиальным способом, в результате, например, снизив расходы и улучшив качество. Тем не менее, часто суть такой инновации невозможно определить, даже если разобрать на части и исследовать готовый продукт.  В таком случае патент имеет не много смысла, так как вы никого не сможете «поймать» за нарушение ваших прав, не прибегая к индустриальному шпионажу.

Что бы Вы посоветовали начинающему предпринимателю?

Не забывать о патентной стратегии.

Помнить, что патентные права очень просто потерять навсегда из-за преждевременного разглашения изобретений.   Своевременно оформить передачу прав на все ключевые технологии и потенциальные изобретения от разработчиков в компанию.  Как можно раньше думать концептуально не только в направлении продвижения компании на рынке и о ее росте, но и о технических составляющих и возможности создания инновационных активов, в соответствии с бизнес-задачами компании.

 

Алекс Бондаренко

Поделиться